江苏某建筑集团有限公司侵犯“汇丽”注册商标案

武汉市工商局经济技术开发区工商分局

一、案件背景

2011年11月14日，根据武汉市工商局《商标广告监督管理转办单》及“汇丽”商标专用权人上海汇丽集团有限公司投诉，经核查后，对施工方江苏某公司涉嫌侵犯“汇丽”商标专用权违法行为予以立案调查。

经查明，当事人为辖区某项目室内装修工程分包商，经开发商认可，当事人、开发商及工程总承包商签订了三方《合同协议书》，约定装修材料(包括复合地板)由当事人采购，其中，工程地面强化复合地板安装总面积为12560.84?，投标价为93.368元/?，指定品牌为城市主流、汇丽、莱茵阳光三种。9月10日，当事人与湖州某有限公司签订复合地板《采购合同》，分3次采购6748.4995?复合地板，采购单价60元/?，包括安装费、运费、脚线等。购进后，安装到当事人承接装修工程上，其中，前两次购进（合计面积：2780.8158?）的己全部安装，第三次（11月13日）购进的（面积：3967.6837?，折合成片为19162片）被本局2011年11月14日现场检查时查封，当事人使用侵权商品非法经营额630093.90元。上述复合地板单片红色底面均印有 “汇丽木业”四个黑色油墨字。

另查明，“汇丽”为上海汇丽集团注册商标，并于2002年2月8日经国家工商总局商标局认定为驰名商标。

2012年4月，我局依法认定当事人行为侵犯“汇丽”商标专用权，并依《商标法》对当事人作出行政处罚。

二、争议焦点

本案中标有“汇丽木业”字样的复合地板定性为侵权产品不存争议，但就施工方在建筑工程中安装使用侵犯注册商标专用权商品如何定性产生了争议。

一种观点认为，不能定性施工方使用行为为侵权行为，应依据《武汉市禁止生产和销售假冒伪劣商品条例》（以下简称《条例》）第六条（一）项“未经注册商标所有人许可并履行相关手续，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的”的规定定性侵权商品为假冒伪劣商品，依《条例》第五条“禁止生产、销售假冒伪劣商品”、第三十五条“建设单位或者施工单位在建设工程中使用假冒伪劣建筑材料、建筑构配件和设备的，由监督管理部门责令停止使用；知道或者应当知道是假冒伪劣商品而购买、使用，拒不提供或者不如实提供假冒伪劣建筑材料、建筑构配件和设备的生产者、供货者的，比照本条例第三十二条的规定处罚。定性施工方违法行为”的规定，根据本案查明的事实不宜作行政处罚。

另一种观点认为，应依《商标法》第五十二条（二）项“销售侵犯注册商标专用权的商品的”的规定直接定性施工方行为为侵权行为，并依《商标法》第五十三条、《商标法实施条例》第五十二条予以处罚。

究其争议核心，就是建筑工程中使用侵权产品能否定性为“销售”行为。

一方认为，1、《商标法》第五十二条、《商标法实施条例》第五十条及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条共规定了10种侵犯注册商标专用权的行为，在建筑工程中使用侵权商品是否属侵权行为，法律未作明确规定，硬性处理无法可依；2、“销售”含义简单说就是商品的买卖，而建筑工程中使用建筑材料，可以说是一件商品制作过程，与销售的含义不尽相同；3、《产品质量法》、《武汉市禁止生产和销售假冒伪劣商品条例》均将建筑工程中使用不合格材料违法行为单列，未列于销售范畴。

另一方认为， 1、当事人的行为非自用，不是消费使用行为；2、使用过程侵权商品所有权发现转移。从采购、安装到工程竣工交付开发商，侵权复合地板的所有权相应发生转移；3、有明显的购销差价。当事人的施工合同及采购合同中，均有明确的商标、价格，两者有明显的购销差价，究其本质，是一种“销售”行为； 4、大量先行案例，对建筑工程中使用侵权商品均定性为销售，如，国家工商总局发布的2008年保护外国企业注册商标专用权十大典型案例之一“Armstrong”注册商标专用权案。

建筑工程中的施工方使用侵权产品能否定性为“销售”，要根据包工的方式区别对待，现在施工方式通常有两种，一是单纯包工，即施工者只出劳务；二是包工包料，即施工者既采购材料，又负责材料的安装使用，对于第一种方式，很明显不是一种销售行为，而第二种方式，更支持定性为“销售”侵权产品，理由：

从认定侵权要素看，建筑工程中使用侵权商品，符合认定侵权的四要素，即，损害事实的客观存在、行为的违法性、损害事实是违法行为造成的、行为的故意或过失。

从销售的本质来看，“销售”属于买卖法律关系范畴，根据《合同法》第一百三十条“买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同”的规定，建筑工程中使用侵权产品其目的就是经营性目的，购入、安装、交付业主整个流转过程，商品的所有权发生转移，本质是就是一种“买卖法律关系”。此外，根据《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第六条“一项销售行为如果既涉及应税劳务又涉及货物，为混合销售行为”的规定，包工包料方式就是典型的混合销售行为。

从“使用”性质来看，施工方中使用侵权产品是一种经营行为，非消费行为，产品的成本高低，直接影响收益的多少。

从法律适用原则来看，《商标法》为法律、特别法，《武汉市禁止生产和销售假冒伪劣商品条例》为地方性法规，上位法优于下位法、特别法优于一般法原则，也应适用《商标法》。

从商标权利人角度看，侵权产品在当事人购入、安装、交付业主整个流转过程中并不会发生任何本质性的变化，侵权标识一直存在，侵犯了权利人注册商标所有权。

三、案件评价

建筑领域涉及80多个行业，相互交杂，鱼龙混珠，同时，近年来，国家对房地产行为的调控力度不断加强，一些不法开发商为了节约成本，侵权、假冒建筑材料，虚假广告、霸王条款等违法行为不断发生，工商机关作为流通领域监管主要行政机关之一，应积极作为，形成一套长效监管机制。

一是找准切入口。建筑工程的主管部门为建管部门，对于工商机关的检查，一方面开发商、施工者都有抵触情绪或拒不配合，另一方面很多工商执法人员也不知道干什么，而事实上，现有的工商职能有很多手段可以切入，如，虚假广告、建筑材料质量、商标、格式合同，可以通过一个点，打开一个面，从而形成对一个领域的全方位监管。

二是寻求支持者。一项建筑工程涉及开发商、监理方、承包商、分包商、材料供应商等多个方方面面，他们从某种意义上讲是一个利益共同体，查办案件就是与违法份子的博弈的过程，工商执法人员不能孤军作战，如何打破利益关系，获取支持，取得有效证据，为查办此类案件关键所在。就拿本案来讲，案件调查过程中，一方面办案机关多次将查办情况向开发商以及开发商的投资公司、监理方通报，讲明历害关系，寻求支持，另一方面将调查情况函告建管部门，并积极与公安机关联系，寻求配合，形成合力，震慑违法份子。

三是学会自我保护。建筑领域违法案件一般案值大、影响大，办案人员要学会自我保护。一是要学会保护自身人生安全，如需采取查封扣押等行政强制措施时，需提前计划，制定预案，必要时，可提请公安机配合；二是规避办案风险，对予构成移送、移交标准的案件一定要及时依法办理移送、移交，规避办案风险。本案中，案件处罚完毕，办案单位既将当事人移送公安机关，又将侵权产品的生产厂家移送所属地工商机关，此外，还将处理结果通报开发商、监理方。

经检总队点评：本案最值得各地借鉴的是对建筑装饰领域使用侵犯注册商标专用权产品的能否定性为“销售侵权商品”，办案机关从“包工包料”和“非终端消费”两个方面进行了定性分析，揭开“使用者”即为以营利为目的经销者的实质。这是该案的难点。此外，商标侵权行为依法由工商机关独家管辖，无论发生在哪个领域，与其他任何机关不会发生管辖冲突，而产品质量、限制竞争等则不然。